우신특허법률사무소

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최근 지적재산권이 시장경쟁의 한 요소로 자리 잡으면서 특허권이나 상표권을 소유한 회사들은 시장경쟁에서 우위를 차지하기 위해 권리행사를 적극적으로 하고 있습니다. 특허, 상표분쟁은 단순히 로열티를 요구하는데 그치지 않고 제품 압류, 공장폐쇄에 이르기까지 회사의 존립을 좌우할 정도의 심각한 상황까지도 요구하고 있습니다.
그렇지만 우리업계의 현실은 대기업을 제외하고 나머지 중소, 개인기업은 특허, 상표분쟁에 대한 대응 준비가 전무한 실정이어서 그 결과의 심각성은 이루 말할 수 없을 정도입니다. 저희는 이와 같은 어려움을 겪고 있는 고객님의 편에 서서 분쟁의 원인을 분석하고 이에 대한 해결책을 찾아 분쟁을 승리로 이끌거나 협상을 통해 원만히 해결하여 고객님의 기업활동에 보탬이 되고자 노력하고 있습니다. 어려움이 있으시면 주저하지 마시고 저희를 찾아주시기 바랍니다.
분쟁해결 사례를 몇 가지 소개해 드리겠사오니 분쟁으로 어려움을 겪고 계신 고객님께서는 이 사례를 참고하시기 바랍니다.

S회사와 J회사는 모터펌프를 생산하여 주로 대기업에 납품하는 경쟁관계에 있는 회사입니다. S회사와 J회사는 홍콩에서 개최한 기계장비, 부품 전시회에 참석하여 기술개발에 많은 아이디어를 얻었습니다. 두 회사는 우리나라로 돌아온 후 전시회에서 얻은 아이디어를 활용하여 신제품개발을 하였습니다. 그런데 J회사는 특허출원 없이 시제품을 만들어 대기업에 샘플을 제공하였으나 S회사는 기술개발 과정에서 새롭게 나온 아이디어들을 모두 특허출원하였습니다. 그런데 공교롭게도 대기업에서 납품을 채택하기로 한 J회사의 신제품 모터펌프가 S회사의 특허출원과 동일하여 S회사는 J회사를 상대로 침해예방 조치를 청구하고 대기업에서는 S회사와의 특허침해분쟁을 이유로 J회사가 특허분쟁을 해결하지 않는 한 납품계약을 파기하고 S회사 제품을 납품받겠다는 통보를 해왔습니다. J회사는 S회사와의 특허분쟁을 조속히 해결하지 않으면 대기업과의 납품계약을 파기당할 기로에 서게 되었고 특허침해로 판단될 경우에는 제품폐기 및 거래처를 잃게 되고 심지어는 S회사에게 보상금을 주어야 하는 등 이루 말할 수 없을 정도의 손해를 봐야할 상황에 이르게 되었습니다.
이러한 상황 하에서 우신특허법률사무소는 J회사를 위해 일을 하게 되었습니다. 우선 저희회사는 상황을 분석하였습니다. 두 회사가 전시회에 참석하여 동일한 아이디어를 얻었으므로 그 아이디어는 그 전시회에 참석하였던 회사의 제품으로 부터 나온 아이디어일 수 있다는데 착안하여 전시회에 참여한 회사들의 목록을 확보하고 그 회사들의 특허상황, 학술발표자료, 기술에 관한 기사 등을 빠짐없이 살펴나갔습니다. 그렇게 한 달 가량을 조사한 끝에 S회사의 특허를 무효화시킬 수 있는 자료를 손에 넣게 되어 특허침해분쟁을 해결할 수 있었습니다. 이로 인해 J회사는 대기업에 납품을 하게 된 것은 물론 전시회의 모 상품보다도 제품성능이 우수해 타사제품이 차지하고 있던 시장점유율을 계속 갈아치우고 있는 성공을 거두고 있습니다.

M회사는 의자, 책상 등 교가구를 생산, 판매하는 소규모 회사로서 교가구 업계는 수많은 작은 회사들 간의 경쟁이 치열한 곳입니다. 교가구 업계의 중소, 개인기업들은 대부분 지적재산권 관리 능력이 미흡하고 인식도 부족하였고 또한 교가구의 제조 기술은 모방하기 수월하여 회사에 근무하던 종업원이 퇴직하면서 회사의 지적재산권을 모방하여 교가구를 생산, 판매하는 회사를 설립하여 가격경쟁을 함으로서 교가구회사들은 시장경쟁력을 점점 상실해가고 있는 터였습니다.
우연한 기회에 우신특허법률사무소는 M회사와 인연을 맺게 되어 M회사의 지적재산권을 관리하게 되었습니다. 저희는 우선 교가구 업계의 기회(Opportunity)와 위협(Threat)요인을 분석하고 M회사의 강점(Strength)과 약점(Weakness)을 파악하였습니다. 이를 기초로 SWOT분석을 하여 WT전략으로 약점과 위협을 극복하는 전략을 수립하였습니다. 이에 저희는 M회사의 개발품들을 분석하여 특허, 실용신안, 디자인등록이 가능한 것을 발굴하여 등록을 하였고 회사 내에 영업비밀관리의 틀을 잡아놓았습니다.
지난해 M회사에서는 새로운 카테고리의 신제품을 개발하여 출시하였는데 시장에서의 반응이 좋아 이 카테고리의 제품을 회사의 성장동력으로 삼고 더 다양한 신제품을 개발하는데 집중하였습니다. 그런데 시장에서의 성공을 본 한 종업원이 과거의 사례와 같이 퇴사를 하여 동일한 제품을 제조하여 덤핑으로 판매를 함으로서 M회사는 시장에서의 심각한 타격이 우려되었습니다. 이에 우신특허법률사무소에서는 이미 등록해놓은 실용신안권과 관리 중인 영업비밀을 기초로 덤핑제품을 제조하여 판매하는 전직종업원을 상대로 민, 형사조치를 취하여 조기에 이 권리침해문제를 마무리하여 시장에서의 손해를 최소화하고 입은 손해도 배상받는 등 신제품기술에 대하여 철저히 보호를 한 일이 있습니다.

T회사는 목욕용품을 OEM납품받아 판매하는 회사인데 선등록 유사상표가 있는지 조사하지 않고 상표출원만 한 채 신제품을 생산하였습니다. T회사는 유사하거나 동일한 선등록상표가 있으면 상표출원이 안되는 것으로 착각하고 상표출원이 되었으니 신제품 생산, 판매에 아무런 문제가 없다고 오해하고 신제품을 출시하려 했던 것입니다. 그런데 이 신제품에 사용한 상표는 타사의 상표권과 거의 동일할 정도로 유사하여 상표침해를 구성하고 있는 것이었습니다. 신제품 출시를 위해 수억원어치의 신제품을 OEM납품받은 상황에서 이 상표를 사용하지 못하게 된다면 수억원어치의 신제품은 고스란히 쓰레기로 폐기해야하는 난처한 상황에 처하게 되었습니다.
T회사는 주위의 소개를 받고 우신특허법률사무소를 찾아오셨습니다. 저희는 이 상황은 명백한 상표권침해라서 쉽게 대응하기가 힘들었으나 그래도 무엇인가 실마리를 찾기 위해 시장조사에 나섰습니다. 시장조사를 하던 중 한 가지 단서를 찾아냈습니다. 이 상표권을 침해하는 회사가 T회사 말고도 여러 회사가 있다는 사실을 알게 되었습니다. 상표권이란 상표권자 스스로 지키고자 할 때 지킬 수 있는 것이지 방치하고 있으면 누구나 사용할 수 있는 관용상표로 되버리는 것입니다. 이 규정과 상황을 발판으로 여러 상표권침해회사들을 방문하면서 확인서를 모으고 시장에서의 관용적으로 사용되고 있는 상표사용 실태를 수집하고 외국의 유사사례도 수집하여 드디어 법원으로부터 이 상표는 누구나 사용할 수 있는 관용상표라는 판결을 받아냈습니다. 이로 인해 T회사는 자유롭게 이 상표를 사용할 수 있게 되었고 OEM납품받은 신제품도 물론 아무런 상표사용료도 주지 않고 자유롭게 사용하게 되어 문제를 해결할 수 있었습니다.

M회사는 국내 소기업으로 문구류를 생산, 판매하는 회사입니다. M회사는 신제품을 개발하면서 사용할 상표를 등록해 놓았는데 상표를 개발하면서 몇 개의 후보상표는 상당히 우수하다고 생각되어 다음에 사용하기 위해 예비로 상표등록을 해 놓았습니다.
S회사는 일본의 큰 문구류 회사로서 각종 문구류를 생산, 판매하고 있으며 역사도 오래된 회사입니다. 그런데 S회사가 우리나라에 상품을 수출하면서 상표침해문제가 발생하였습니다. S회사가 수출하는 문구류 중 한 상표가 M회사가 예비로 등록해 놓은 상표와 유사한 것이었습니다. S회사는 뒤늦게 이와 같은 사실을 알게 되어 M회사의 상표에 대해 취소심판을 청구하였습니다. 우리나라 상표법에는 상표를 등록해놓은 후 3년간 상표를 사용하지 않으면 그 상표는 상표 불사용을 이유로 등록을 취소할 수 있다는 규정이 있습니다. 이 규정에 의해 M회사의 상표는 등록취소가 될 것이기 때문에 S회사는 M회사의 등록상표에도 아랑곳하지 않고 계속하여 더욱 수출물량을 늘려 우리나라 문구시장에서 상당한 판매량을 기록하게 되었습니다.
우신특허법률사무소는 M회사가 신상품을 개발할 당시부터 M회사를 도와 상표개발도 하고 상표출원, 등록 그리고 등록 후의 관리까지도 이미 하고 있었습니다. 저희는 M회사의 예비상표가 3년간 사용되지 않아 취소사유에 해당됨을 미리 M회사에 알리고 상표취소에 대비한 조치를 이미 해놓았던 터였습니다. 일본의 S회사는 M회사의 이와 같은 취소대비 조치를 알지 못한 채 취소심판에서 승소할 것으로만 믿고 판매량을 늘려갔던 것입니다. M회사의 상표불사용 취소심판에 대비한 사전조치로 인해 일본의 S회사는 공격방법을 잃고 말았으며 M회사가 청구한 민, 형사소송에 어떠한 대응방안도 내놓지 못하였습니다. 이에 저희는 M회사를 대리하여 S회사와 협상하여 상당한 배상금을 받고 상표분쟁을 성공적으로 마무리하였습니다.