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피고인은 타인의 등록상표와 유사한 상표를 사용하고 동일 상품을 제조하여 판매함으로서 상표권 침해행위를 하였는데 피고인은 상표권자의 등록상표를 대상으로 무효심판을 청구하여 특허심판원에서 무효심결을 받았고 특허법원과 대법원에서도 이 심결을 지지받아 이 등록상표는 무효되었다. 따라서 이 사건 상표는 처음부터 존재하지 아니하였던 것이 되어 공소사실 기재와 같은 피고인의 행위가 상표권자의 등록상표를 침해하였다고 볼 수 없다. 나아가 이 상표등록일 이전의 행위는 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해행위에 해당한다고 볼 수 없다. 상표권이 무효되기 전에 등록상표권을 침해한 경우라 하더라도 그 후 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정되었다면 상표권은 처음부터 존재하지 아니하였던 것이 되므로 그와 같은 행위는 상표권 침해행위에 해당한다고 할 수 없다.
서적류의 제호는 특별한 사정이 없는 한 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 함축적으로 나타내는 것이며 그러한 창작물을 출판하고 제조, 판매하는 자는 저작권법에 저촉되지 않는 한은 누구든지 사용할 수 있는 것으로서 품질을 나타내는 보통명칭 또는 관용상표와 같은 성격을 가지는 것이므로 제호로서의 사용에 대하여는 상표법 제51조의 규정에 의하여 상표권의 효력이 미치지 않는 것이 원칙이기는 하나(대법원 1995.09.29. 선고 95다3381 판결), 타인의 등록상표를 정기간행물이나 시리즈물의 제호로 사용하는 등 특별한 경우에는 사용 태양, 사용자의 의도, 사용 경위 등 구체적 사정에 따라 실제 거래계에서 제호의 사용이 서적의 출처를 표시하는 식별표지로서 인식될 수도 있으므로, 그러한 경우까지 상표권의 효력이 미치지 않는 것으로 볼 수는 없다. 피신청인은 이사건 서적을 '영절하! 중학입문', '영절하! 중학입문 Listening Script & Test Answers'라는 제호로 제작, 판매하여 '영절하'를 제호의 일부로 하는 시리즈물의 형식으로 서적을 제조, 판매하고 있음을 알 수 있는바, 피신청인의 '영절하'제호의 사용 태양, 사용 의도, 사용 경위 등에 비추어 피신청인은 신청인의 등록상표를 시리즈물인 서적의 제호의 일부로 사용함으로써 시리즈물인 서적의 출처를 표시하고 있는 것으로 볼 여지가 있으므로, 신청인의 상표권을 침해하는 상표적 사용으로 보아 신청인의 상표권의 효력이 이에 미치는 것으로 보아야 할 것이다.
상표법 제6조 제1항 제3호에서 상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는 것은 이른바 상품의 산지가 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어려우므로 상품의 산지를 기술적 표장으로 보아 이를 상표로 등록하는 것을 허용할 수 없다는 데에 그 이유가 있으며, 위 상품의 산지는 해당상품이 그 고장에서 현실로 생산, 판매되고 있는 경우는 물론, 그 상품이 그 고장에서 생산, 판매되는 것이라고 일반 수요자나 거래자가 인식한다고 생각되는 경우도 포함한다고 할 것이다. ‘이동갈비’ 중 ‘갈비’ 부분은 그 지정서비스업인 식당체인업, 음식조리대행업과 관련하여 제공되는 서비스의 대상이 소갈비 또는 돼지갈비 등의 음식이라는 것을 표시하는 부분으로 그 지정서비스업의 보통명칭 또는 원재료표시에 해당하여 자타 서비스업의 식별력이 없는 부분이다. 나머지 ‘이동’ 부분은 원래 경기도 포천군 이동면의 행정구역 명칭이며 이동면의 갈비음식촌은 1980년대 초부터 조성되기 시작하여 현재는 300여 개 업체가 성업 중이고 이동갈비의 명성은 그 독특한 조리법으로 인하여 맛이 좋아서 주위의 수려한 경관을 찾는 많은 관광객들에 의하여 각 지역으로 전파되었을 뿐더러 그러한 사실이 주요 일간지를 통하여 전국에 널리 알려지게 되었고 나아가 경기도 포천군에서는 이미 유명해진 이동갈비를 더욱 더 널리 알리기 위하여 이동갈비축제를 개최하고 있고 이동면 지역의 많은 갈비음식점들은 그 상호에 ‘이동갈비’라는 명칭을 넣어서 사용하고 있는 점 등에 비추어 보면, 이동면 지역에서는 갈비를 전문적으로 취급하는 많은 음식점들이 갈비음식을 생산, 판매하고 있고, 이동갈비는 이동 지역에서 생산, 판매되는 갈비를 가리키는 관용어처럼 사용되고 있으며, 일반 수요자나 거래자들도 ‘이동’이 이동지역에서만 생산, 판매되는 독특한 맛을 가진 갈비 의 생산지 또는 판매지의 명칭으로 인식하고 있다고 봄이 상당하므로 자타 서비스업의 식별력이 없는 표장이라고 할 것이다. 따라서 ‘이동갈비’ 서비스표는 그 지정서비스업의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 서비스표라고 할 것이다.
색채상표인 등록상표 ‘PROK-2’는 색채의 차이에 의해 주황색인 ‘PRO’와 녹색의 두 글자 및 노란색의 하이픈으로 된 ‘K-2’로 분리하여 관찰되고, ‘PRO’는 ‘전문적인’ 등의 의미를 가진 ‘PROFESSIONAL’의 약칭으로 ‘훌륭한 기능을 가진, 최고의 기술로 만든’ 등의 의미로 직감되어 지정상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하여 식별력이 없으므로 이 사건 등록상표의 요부는 ‘K-2’이다. 그러나 ‘K-2’는 영문자 1개와 아라비아 숫자 1개를 단순히 하이픈으로 연결한 것에 불과하여 간단하고 흔히 있는 표장에 해당한다고 보이므로 ‘K-2’ 또한 식별력이 없다고 해야 할 것이고, 인용상표 ‘K2’도 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하여 식별력이 없는 것이므로 양 상표의 호칭, 외관 및 관념을 전체적으로 관찰하더라도 서로 유사하다고 할 수 없을 것이다.
상표의 유사여부를 판단하는 데에는 상표의 외관, 칭호, 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 결정하여야 할 것이고, 문자와 문자가 결합된 결합상표는 반드시 그 구성부분 전체의 명칭에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니므로 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않으면, 그 구성부분 중 일부 만에 의해 간략하게 호칭, 관념될 수 있어 그 요부와 대비되는 상표를 비교하여 유사여부를 판단하여야 할 것이다. 먼저 양 상표가 일부 만에 의하여 간략하게 호칭될 수 없다는 원고의 주장 중 인용상표가 지금까지 실제 상품 등에 항상 그 전체로서만 사용되어 왔고 현재는 상당히 널리 알려진 상표로서 일반거래사회에서도 그 전체로서만 호칭될 뿐이라는 주장에 관하여 살펴보면, 상표법 제7조1항7호의 무효사유는 같은조 제3항의 규정에 의하여 이 사건 등록상표의 등록출원시를 기준으로 판단하여야 할 것이므로 설령 인용상표가 당심의 변론종결 당시에 원고 주장과 같이 전체로서만 호칭된다 하여도 이 사건 등록상표의 등록출원시에 위와 같이 전체로서 호칭되어지지 않는 한 그 결론에는 영향을 미치지 못한다 할 것이고, 원고의 전 거증으로도 인용상표가 이 사건 등록상표의 등록출원 시에 전체로서만 호칭되었다는 점을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 이 사건 등록상표를 통상의 영문자로 된 조어상표로 판단할 수 밖에 없다. 따라서 이 사건 등록상표 ‘L.L.BEAN’상표와 인용상표 ‘BEAN POLE’은 모두 영문자이고 분리관찰되는 ‘BEAN’부분의 칭호와 관념이 동일하므로 전체적, 객관적, 이격적으로 볼 때 유사함을 부인할 수 없으므로 양 상표가 동일, 유사한 지정상품에 다 같이 사용될 경우 상품출처의 오인, 혼동의 염려가 있다 할 것이다
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